DISEOS INDUSTRIALES, MARCAS, VARIEDADES VEGETALES Y POSIBLEMENTE, DE SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS, ADQUIRIDOS CON EL USO.
Roque Albuja Izurieta 1
Presentacin:
La reivindicacin de propiedades intelectuales, ha pasado desaper- cibida en el pas, pese a que puede ser de gran utilidad, puesto que a diferencia de la accin de nulidad, que simplemente extingue un registro y lo declara sin ningn valor desde la fecha de su solicitud; sta concede al perjudicado la posibilidad que se le transfiera la solicitud en trmite o el dominio de patentes, diseos industriales o marcas o que se le reconozca como otro de sus solicitantes o titulares. Incluso, si el registro ha sido pedido de mala fe, tal accin es impres- criptible, lo cual constituye una gran ventaja respecto de la de nulidad, que prescribe en cinco aos. Por ende, si se ha actuado de mala fe y ha transcurrido el plazo para iniciar una de nulidad; intentar la de reivin- dicacin, podra ser una manera eficaz de precautelar la correspon- diente propiedad. En lo que atiende a variedades vegetales, la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, nicamente expresa que es posible interponer tal accin, si se otorg el certificado a una perso- na a quien no corresponda conocerlo; pero no se especifica la autori- dad competente y para conocerla, trmite, prescripcin, etc. Respecto de signos distintivos notoriamente conocidos, que se los adquiri nica- mente con el uso, en las condiciones establecidas por la ley, por ser aplicables a stos las normas de la mencionada decisin andina, surge la inquietud de si la citada accin le beneficiara o no a su titular.
1 Profesor de Rgimen Penal en materia de Propiedad Intelectual en el Postgrado de PI de la Universidad Catlica de Santiago de Guayaquil; Vicepresidente de la Asociacin Ecuatoriana de Propiedad Intelectual 1999-2001. ROQUE ALBUJA IZURIETA
206 OBRA:
En lo que atiende a propiedad industrial, est imponindose paula- tinamente, a nivel mundial, un concepto de reivindicacin totalmente diferente, que se adecua a las particularidades de estas propiedades y que en el mbito andino todava no est totalmente regulado, ni se aplica con amplitud y que tambin ha experimentado modificaciones, en las siguientes decisiones: 85 de la C.A.C. 2 ; 311, 313 de la C.A.C. 3 (ambas con el mismo texto), 344 de la C.A.C. 4 , 486 de la C.A.N. 5 , 351 de la C.A.C. 6 , 345 de la C.A.C. 7
En Espaa, por ejemplo, se aplica para todas las propiedades inte- lectuales:
La reivindicacin de una marca y obviamente, en general de cual- quier propiedad intelectual, en Espaa, permite al perjudicado subro- garse en la posicin jurdica del solicitante o registrante que haya actuado dolosa o deslealmente, por lo que, en el caso de la solicitud de marca, le corresponde la prioridad de la que gozaba aquel que la pidi y respecto del registro, le correspondera la marca misma, pero no de forma plena, ya que determinados derechos concedidos a su titular anterior, se extinguirn para l, como las licencias otorgadas por ste. 8 .
El demandante dentro del procedimiento respectivo tiene que demostrar que el solicitante de la marca actu en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligacin legal o contractual. "Con este fin, el demandante deber probar, por ejemplo, que entre l y el solicitante de la marca exista una relacin contractual o precontractual que impona al solicitante un deber de lealtad o fidelidad que infringi precisamente al solicitar la marca reivindicada. Sera suficiente a este
2 Decisin 85 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. Art. 7. 3 Decisiones 311 y 313 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. Art. 50. 4 Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. Art. 51. 5 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 237. 6 Decisin 351 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. Art. 11, literal b). 7 Decisin 345 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. Art. 4, inciso segundo. 8 Carlos Fernndez -Novoa, La importancia de la marca y su proteccin, del Consejo General del Poder Judicial ANDEMA, Madrid, 1992. ACCIN REIVINDICATORIA DE PATENTES, DISEOS INDUSTRIALES, MARCAS, VARIEDADES..
207 respecto que el reivindicante de la marca demostrase que haba mante- nido contactos o iniciado negociaciones con el solicitante de la marca con la finalidad de designar a ste distribuidor de los productos que el reivindicante se propona producir o importar..." 9 .
Como podemos apreciar, en la legislacin espaola es preciso probar el fraude por la violacin de la obligacin legal o contractual de aquel que solicit el registro de la marca, lo que exiga un deber de lealtad o fideli- dad, pudiendo ser, entre otros, este el caso de aquel a quien se designa distribuidor de los productos que producira o importara el reivindi- cante. Esto no es necesario en nuestro ordenamiento jurdico, como lo veremos luego.
Respecto de patentes, la Ley Espaola de Patentes de 20 de marzo de 1986, concede en su ttulo tercero, apartado 11, los siguientes arbitrios para aquel a quien una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtencin de la patente de una persona distinta al solicitante y siempre que la patente no hubiere llegado a ser concedida todava, para lo cual le otorga tres meses desde que la sentencia adquiri fuerza de cosa juzgada:
a. Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogndose en lugar del solicitante.
b. Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invencin, que gozar de la misma prioridad o
c. Pedir que la solicitud sea rechazada. 10
Analicemos a continuacin la accin respecto de las propiedades industriales protegidas en nuestro pas:
a. Patentes y diseos industriales:
a.1. El que est facultado para plantearla y contra quien debe dirigirla:
9 La marca notoria y la marca renombrada", Catedrtico Carlos Fernndez - Novoa, "La importancia de la marca y su proteccin", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992. 10 Ley Espaola de Patentes de 20 de marzo de 1986, ttulo tercero, apartado 11 ROQUE ALBUJA IZURIETA
208 a.1.1. Por parte de aquel perjudicado u otra persona, contra el que lo solicit o registr, sin haber tenido ese derecho, debiendo pedir que se le transfieran la solicitud en trmite o el derecho concedido, segn el caso. 11
a.1.1.1 En lo que atiende a patentes, se entiende que es perjudicado, el que puede considerarse con derecho a aqulla:
El inventor o inventores, personas naturales o jurdicas, que hayan hecho conjuntamente la invencin o a sus causahabientes.
Si varias personas hicieran la misma invencin, indepen- dientemente unas de otras, la patente se conceder a la que primero present la solicitud o invoc la prioridad de fecha ms antigua o a su causahabiente.
12
a.1.1.2. En lo que se refiere a diseos industriales, se perjudicara:
El diseador, que puede ser persona natural o jurdica o cualquier persona que hubiere hecho tal diseo conjun- tamente con otras y no fue tomada en cuenta para solicitarlo o registrarlo. 13
a.1.2. Por quien tambin gozaba del derecho a obtener la patente o el diseo, contra el que lo solicit omitiendo hacerlo conjuntamente con aquel perjudicado. Su pretensin sera la de que se lo reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. 14
a.2.Contra quin no habra lugar a plantersela:
Exclusivamente respecto de la patente, contra un tercero que con anterioridad a la fecha de prioridad o de presentacin de la solicitud
11 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 237, inciso primero. 12 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 22, inciso cuarto. 13 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 114 14 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 237, inciso segundo. ACCIN REIVINDICATORIA DE PATENTES, DISEOS INDUSTRIALES, MARCAS, VARIEDADES..
209 sobre la que se concedi la patente, se encontraba utilizando o explotando la invencin, de buena fe, o hubiere realizado prepara- tivos efectivos o serios para hacerlo. Ese tercero gozar del derecho de iniciar o de continuar la utilizacin o explotacin de la invencin. Sin embargo, slo podr cederla o transferirla junto con el estable- cimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilizacin o explotacin. 15
a.3. Autoridad competente para conocerla y trmite:
No hay un tratamiento similar en nuestra codificacin de la Ley de Propiedad Intelectual, para la reivindicacin de diseos industriales y de patentes, ya que slo se la establece para stas ltimas 16 . Por tanto, en lo referente a reivindicacin de diseos industriales, mar- cas y variedades vegetales, no se la ha previsto. Ms an, sobre reivindicacin de variedades vegetales, la Decisin 345 de la C.A.C. 17 , nicamente se limita a expresar que: El obtentor podr reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesin.
En efecto, sobre patentes se ha contemplado:
a.3.1. Exclusivamente, respecto de una patente solicitada, la autoridad competente es la Direccin Nacional de Propiedad Industrial, observando el procedimiento establecido para las oposiciones.
a.3.2. En lo que dice relacin a la patente concedida, el citado precepto expresa simplemente, que es el juez competente en cualquier momento y hasta tres aos despus de concedida la patente. La competencia correspondera a los tribunales distri- tales de lo contencioso administrativo, segn lo preceptuado en la disposicin transitoria quinta de la codificacin a la Ley de Propiedad Intelectual, hasta que sean creados los juzgados y
15 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 55. 16 Codificacin de la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 128. 17 Decisin 345 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. Art. 14, inciso segundo. ROQUE ALBUJA IZURIETA
210 tribunales distritales de Propiedad Intelectual 18 , de acuerdo con el Art. 294 de la citada codificacin.
En lo que atiende a la prescripcin, no se aplicaran los tres aos previstos en la codificacin de la ley de Propiedad Intelectual, por regir sobre sta los preceptos de la Decisin 486 de la C.A.N. 19 . Por tanto, la prescripcin sera de cuatro aos conta- dos desde la fecha de concesin del derecho o de dos aos desde que el objeto de proteccin hubiere comenzado a explo- tarse o usarse en el pas por quien obtuvo el derecho. Se apli- car el plazo que expire antes. Es importante tomar en cuenta que si el derecho se solicit de mala fe, la accin ser impres- criptible.
b. Marcas:
b.1. El que est facultado para plantearla y contra quien debe dirigirla:
b.1.1. Por aquel que tambin tena derecho a solicitarla, contra el que la solicit o registr. 20 Su pretensin sera la de que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Por tanto, la reivindicacin est restringida al que teniendo igual derecho, no fue tomado en cuenta para la solicitud de registro.
En tal virtud, no es posible interponer accin reivindicatoria contra quien la solicit o registr, sin haber tenido vinculacin alguna con el que concibi y posiblemente utiliz previamente ese signo distintivo, que es el caso ms comn, lo cual es desde mi punto de vista, injustificable. En efecto, deba haberse confe- rido esta accin a favor del que vena usndola, sin haberla solicitado o registrado, respecto de los productos o servicios en los que la ha empleado, cuanto ms que constituye competencia desleal utilizar marcas que han venido siendo usadas previa- mente por otro, aunque no se la haya registrado, como as lo
18 Codificacin de la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 294. 19 Codificacin de la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 128. 20 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 237, inciso segundo. ACCIN REIVINDICATORIA DE PATENTES, DISEOS INDUSTRIALES, MARCAS, VARIEDADES..
211 consagra la codificacin de la Ley de Propiedad Intelectual: Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas 21
b.1.2. Surge una inquietud relativa a si podra interponer esta accin, contra quien registr una marca idntica o semejante, el que sin haberla solicitado, ni registrado en el Ecuador, ni en el exterior, lo cual constituye una excepcin al principio atributivo o registral, pas a ser su legtimo titular, por haberse tornado sta en un signo distintivo notoriamente conocido, si se cum- plieron los requisitos a los que hago referencia a continuacin, pero que sin embargo tal marca fue registrada por un tercero. Incluso, la misma reflexin podra hacerse respecto de cual- quier otro signo distintivo notoriamente conocido y no exclusi- vamente de una marca.
Tratar extensamente sobre el signo distintivo notoriamente conocido en una segunda entrega, por lo que me limito simplemente a expresar:
b.1.2.1. Es suficiente que sea notoriamente conocido en el sector pertinente de un pas miembro, 22 y que se use, prin- cipalmente en su totalidad o parte esencial 23 . Para deter- minar la notoriedad de un signo distintivo, se tomar en consideracin, entre otros factores, la amplitud de su cono- cimiento; el tiempo de uso, la amplitud geogrfica de la difusin y promocin, la publicidad, cifras de ventas, ingresos percibidos por la venta de los productos ampa- rados con ese signo, valor contable de esa propiedad inte- lectual y su comercializacin internacional. 24
b.2.2.2. Esta clase de signos goza de proteccin contra el uso y registro no autorizado, aunque no se encuentre registrado o solicitado en el pas miembro de la CAN o en
21 Codificacin de la Ley de propiedad Intelectual. Art. 285, inciso segundo. 22 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 224. 23 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 226. 24 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 228. ROQUE ALBUJA IZURIETA
212 el exterior o no se use en dicho pas o no sea notoriamente conocido en el extranjero 25 e incluso, son pertinentes, en lo aplicable, las normas sobre competencia desleal y las disposiciones de la Dec. 486 de la CAN 26 . Esto podra significar, que el titular de una marca que constituya signo distintivo notoriamente conocido goce de la accin de reivindicacin, aunque sta no se encuentre registrada en ningn pas. Ms an, podra caber esta clase de acciones a favor del titular de cualquier signo distintivo notoria- mente conocido que no se encuentre registrado. Por esta razn, en la consulta dirigida al Presidente del IEPI, a la que me refiero luego, he incluido una pregunta sobre una posible reivindicacin de esa clase de signos.
b.2.2.3. El signo distintivo notoriamente conocido goza de proteccin con independencia de los productos o servicios que proteja, cuando el uso por parte de un tercero fuese susceptible de causar un riesgo de confusin o asociacin con el signo o con su titular o constituya un aprovecha- miento injusto de tal signo o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, lo cual constituye una excepcin al principio de especialidad. 27
Incluso, constituye causa de cancelacin, el registro de una marca idntica o similar a una notoriamente conocida a la fecha de su registro. 28 y 29
c. Posibilidad de reclamar daos y perjuicios:
No cabe, respecto de patentes, diseos industriales, marcas o varie- dades vegetales, demandar en la misma accin la indemnizacin de daos y perjuicios, ya que no est prevista esta posibilidad en la legislacin interna, como lo exige la Decisin 486. 30
25 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 229. 26 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 236. 27 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 227. 28 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 235. 29 Codificacin de la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 222. 30 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Art. 237, inciso tercero. ACCIN REIVINDICATORIA DE PATENTES, DISEOS INDUSTRIALES, MARCAS, VARIEDADES..
213 d. Autoridad competente y trmite:
En lo referente a la reivindicacin de marcas, incluso diseos industriales, variedades vegetales, y signos distintivos notoriamente conocidos, en caso que por las razones expuestas se considerare que cabe sobre estos ltimos; que en lo que atiende a Ecuador, se regulan por primera vez y no se ha previsto la autoridad competente para conocerla, ni su trmite. Por esta razn, he solicitado al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que regule lo pertinente. 31
e. Conclusiones:
e.1. Una vez que el Presidente del IEPI regule lo relativo a la reivin- dicacin de las citadas propiedades intelectuales, stas podrn ser interpuestas por los interesados.
e.2. Debera reformarse la legislacin, para que al igual que en otros pases, pueda plantearse accin reivindicatoria, respecto de todas las propiedades intelectuales.
e.3. El hecho que en nuestro pas no sea necesario probar dolo o deslealtad, facilita el ejercicio de la accin reivindicatoria.
31 Codificacin de la Ley de Propiedad Intelectual. Arts. 351, literal g); 356, 359, literal d) y 360, literal d).
Análisis Jurisprudencial Del Proceso de Acción Popular en El Perú. Propuestas para Mejorar El Control Jurisdiccional Sobre Las Normas Reglamentarias - Juan Carlos Morón Urbina