Y VISTOS: para dictar sentencia en estos autos NIKE
INTERNATIONAL LTD C/ DEREMATE COM DE ARGENTINA SA S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAOS Y PERJUICIOS, de los que: RESULTA: I) Que en fs. 15/17 se presenta mediante apoderado NIKE INTERNATIONAL LTD, iniciando demanda la que es ampliada en fs. 133/159- contra DeRemate.com de Argentina SA, a fin de que se la condene a: 1. publicar la identidad de cada uno de los oferentes de productos identificados con sus marcas detalladas en fs. 15 vta./16, que intervengan en la publicacin y/o subasta y/u oferta y/o venta de dichos productos a travs de su sitio de internet; 2. Conservar un registro que identifique a dichos oferentes; 3. el cese de uso de las marcas de su mandante; 4. indemnizacin por daos y perjuicios por el uso ilegtimo de las marcas; y 5. publicacin de la sentencia a dictarse. Relata que la presente demanda se inicia luego de la medida cautelar solicitada contra la demandada, requiriendo el cese de todo uso y/o explotacin de las marcas de la actora en el sitio de internet de la demandada, en virtud de la gran cantidad de ventas de mercadera en infraccin que se realizaba por intermedio de dicho sitio, lo que generaba perjuicios a su mandante y beneficios a la demandada. Dice Fecha de firma: 27/05/2014 Firmado por: ANTONIO ROJAS SALINAS , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
que los usuarios del sitio de la demandada pueden comercializar
mercadera sea original o no, robada o no, importada o ingresada mediante contrabando, sin que ello pueda ser controlado por la autoridad, ni por quienes resultan perjudicados. Manifiesta que las cuestiones centrales de la presente controversia son dos: uno que a travs del sistema de la demandada se comercializan productos apcrifos de la actora; y segundo que es el propio funcionamiento de la plataforma de ventas de la demandada la que permite y alienta ese tipo de comercializacin. Informa de un convenio suscripto entre ambas partes, a los efectos de solucionar el problema de la venta de productos en infraccin ofrecidos como imitacin, rplica, smil, o bien no original, previndose una multa de u$s 100 por cada producto comercializado que se indicara como no original o por no dar de baja en 24 horas los productos que la actora indicara como en infraccin. Posteriormente relata-, su mandante percibi que se venda mercadera apcrifa como original a precios cercanos a los de los productos originales, amparados en el anonimato del sistema de la contraria. Describe el sistema de la demandada al que califica como actividad de corretaje. Detalla diversas cuestiones de dicho sistema. Hace particular mencin al anonimato de quien opera, lo que impide conocer a quienes comercializan productos en infraccin. Seala que la contraria no se responsabiliza por la certeza de los datos y por lo tanto no los corrobora fehacientemente, por lo que cualquier persona puede comercializar productos de forma ilcita en la plataforma de la contraria. Todo ello fundamenta la solicitud de identificacin fehaciente de los comerciantes que operan en el sistema. En cuanto al cese de uso de sus marcas, dice que la contraria las ha utilizado, ha permitido la comercializacin de productos en su sitio que se identifican con dichas marcas, beneficindose con la venta de Fecha de firma: 27/05/2014 Firmado por: ANTONIO ROJAS SALINAS , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
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productos en infraccin. Cita jurisprudencia de la Sala II del Fuero
(causa 6419/01) en donde se dispuso que la mera reproduccin de una marca en una plataforma de ventas virtual es uso. Informa adems que de las constataciones notariales se desprende que en los buscadores de internet Google o Yahoo, al ingresar Nike Shox o Zapatillas Nike, surgen vnculos denominados como Enlaces Patrocinados o Resultados Patrocinados segn el buscador-, lo que significa que la demandada contrat con los mismos para que ante dichas bsquedas, a los usuarios se les indique el sitio de la demandada. Afirma que sta participa en las ventas de todos los productos que se comercializan a travs de su sistema, por lo que no puede decir como lo ha hecho en las medidas cautelares- que no es responsable del uso indebido de la marca. Que por ello se solicita el cese del uso de las marcas de su mandante, hasta tanto haga cumplir a quienes comercializan mercadera a travs de su plataforma, las obligaciones legales correspondientes. Con respecto a la indemnizacin requerida por dao material a causa de la infraccin marcaria que le atribuye a la demandada, manifiesta que su monto es indeterminado, dado que el mismo surgir de las pruebas a producirse en autos. Dice que su parte tiene derecho a que se la indemnice por daos e intereses; dao moral; restitucin de utilidades y frutos; y enriquecimiento sin causa. Cita doctrina y jurisprudencia avalando dicha postura. A pesar de lo dicho, estima que los daos y perjuicios por el uso indebido debe cuantificarse, como mnimo, en la suma de $ 150.000, adems del dao directo que pueda probarse respecto de los usuarios que comercializaban mercadera en infraccin. Ofrece prueba y reserva caso federal. En fs. 261/264, se ampla nuevamente la demanda y se ofrece nueva prueba.
Fecha de firma: 27/05/2014
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II) En fs. 276 se presenta DeRemate.Com de Argentina SA,
mediante apoderado, interponiendo excepcin de arraigo. De dicha excepcin se corre traslado, y en fs. 282 se allana la accionante. En fs. 289 recae resolucin sobre el punto. Posteriormente, en fs. 1344/1373, DEREMATE.COM DE ARGENTINA SA contesta la demanda y solicita su rechazo, con costas. Efecta una pormenorizada negativa de los hechos afirmados en la demanda. Dice que su contraria oculta dos cuestiones que son fundamentales. La primera, es el convenio firmado entre las partes, manifestando que es el que rige la cuestin debatida en estos autos; y la segunda, es que en realidad lo que persigue es que no se comercialice producto alguno con sus marcas por internet, tratando de lograr el monopolio en la comercializacin. Manifiesta que su parte no tiene inters en que en su sitio se ofrezcan productos y servicios con marcas en infraccin, que por ello ha realizado y realiza constantes
esfuerzos
implementa
diferentes
medidas
procedimientos a fin de evitar dichas infracciones.
Aclara que MercadoLibre y DeRemate operan a la fecha como una sola plataforma. Dice que su mandante, a travs de su sitio web, provee una plataforma online que funciona como los avisos clasificados de un diario tradicional. Se ofrecen espacios para que los interesados publiquen sus propios avisos, que son los que los crean o disean, decidiendo adems las condiciones comerciales de la operacin. Afirma que su parte no es propietaria de los productos que se ofrecen, no tiene posesin de ellos ni los ofrece a la venta, no interviniendo en las operaciones que los usuarios realizan. Explica que quien desea utilizar la plataforma para comprar o vender, primero debe registrarse, completar un formulario con ciertos datos personales, elegir un apodo y declarar aceptar los Trminos y Fecha de firma: 27/05/2014 Firmado por: ANTONIO ROJAS SALINAS , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
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Condiciones Generales de uso del sitio. Luego, quien quiere vender
publica su anuncio especificando el tipo de servicio o producto que desea vender y espera que otro usuario decida emitir una oferta. Contina diciendo que es el vendedor el que establece los trminos y condiciones de su oferta, siendo el nico responsable por el contenido de la publicacin. Que la descripcin del producto la efecta el vendedor sin intervencin de su parte sobre el contenido del anuncio. El comprador manifiesta su voluntad, mediante un botn destinado al efecto en las pginas que contienen la oferta. Hecho esto, la demandada enva automticamente un correo electrnico al vendedor con los datos del comprador y viceversa, los que luego acuerdan libremente las condiciones del contrato de compraventa sin intervencin de su parte. Refiere que no hay anonimato en el vendedor, ya que sus datos son proporcionados a cualquier interesado. Explica que el apodo es a los fines que el vendedor no publique todos sus datos, ya que de ser as, su parte no cobrara el precio de la publicacin. Tambin, por qu la pgina de su mandante no es una tienda virtual, indicando que se asemeja a los avisos clasificados de los medios grficos, aunque la novedad consiste en que el oferente puede exhibir mejor sus productos. Que la forma de remuneracin es distinta, aunque no modifica la naturaleza del servicio prestado. Refuta las afirmaciones de su contraria en cuanto al anonimato del usuario, su carcter de socio de los usuarios y que cumpla funciones de corretaje. Relata que su mandante ha desarrollado e implementado un programa de proteccin de propiedad intelectual, siendo su objetivo retirar del sitio aquellos productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual cuando medie un pedido de su titular, permitindoseles informar a su parte la presunta violacin de terceros a travs de su sitio, de manera que su mandante d de baja dichos Fecha de firma: 27/05/2014 Firmado por: ANTONIO ROJAS SALINAS , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
avisos bajo responsabilidad de los titulares del derecho de propiedad
intelectual. Afirma que el convenio firmado entre las partes se encuentra plenamente vigente y es aplicable al caso de autos, a pesar de que la actora afirme lo contrario. Transcribe las partes que considera pertinentes para concluir que dicho convenio refiere a todo tipo de infracciones contra las marcas de la actora y no solamente a infracciones referidas como Tipo-Smil-Rplica. Dice que dicho convenio debe ser respetado y debe recurrirse a l para dirimir las cuestiones que la contraria plantea por va judicial como si no existiese. Dice que la actora debi utilizar el procedimiento previsto en el convenio para combatir las infracciones y en caso de incumplimiento de su mandante, recurrir a la multa establecida. Afirma que si la contraria no le avisaba de las infracciones, su parte no tena por qu suponer que haba productos con marca en infraccin ofrecidos en su sitio, siendo su carga avisar de la existencia de infracciones. Manifiesta que al momento de firmar el convenio exista la misma situacin que ahora pretende ignorar. Que la pretensin de la actora es imponerle a su parte la obligacin de vigilar y avisar, contrariamente a lo establecido en el convenio. Que adems, en caso de incumplimiento, slo procede la multa y no los daos que reclama en estos autos. Dice que su parte entiende que la tarea de vigilancia de la marca es exclusiva de su titular, sin perjuicio de la colaboracin y cooperacin que su parte pueda brindar. En cuanto a los daos reclamados, niega que puedan existir, en tanto no se ha probado infraccin marcaria. Afirma que para el caso de una violacin al acuerdo firmado entre las partes se debe aplicar lo establecido en la clusula tercera, donde se encuentra prevista la multa. Reserva caso federal y ofrece prueba. Fecha de firma: 27/05/2014 Firmado por: ANTONIO ROJAS SALINAS , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
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III) En la audiencia llevada a cabo segn consta en fs. 1387 se
dispone la apertura de la causa a prueba, y se proveen los medios ofrecidos. En fs. 1388/1708 lucen las producidas por la partes, y en fs. 1710 se ponen los autos para alegar. En fs. 1728/1747 obra el alegato de la parte actora, y en fs. 1749/59 el de la demandada. IV) En fs. 1762 se llama autos a sentencia. En fs. 1763 se procede al sorteo de Juzgado a tal fin, y en fs. 1767 se hace saber el juez que va a conocer con dicho objeto. En fs. 1770 se dictan una serie de medidas para mejor proveer, dejndose sin efecto el llamado de autos a sentencia, el que se dispone nuevamente en fs. 1778, una vez producidas dichas medidas. Y CONSIDERANDO: I)Primeramente cabe destacar que se encuentra acreditada en autos la titularidad de la parte actora con relacin a los registros marcarios invocados, ello a partir de la respuesta brindada por el INPI al oficio oportunamente librado (cfr. fs. 1445/51). Tambin, es dable sealar que no se encuentra discutida la vigencia del acuerdo oportunamente suscripto entre las partes y homologado judicialmente-, y que obra agregado en fs. 155 de los autos homnimos, N de expediente 15.640/04, de trmite ante el Juzgado N 11 Secretara N 21 del Fuero. Sin perjuicio de ello y de las consecuencias que se siguen, vgr. el eventual devengamiento de las multas all previstas-, lo cierto es que, a partir de las constancias obrantes en autos, ha podido determinarse que las polticas del sitio de la demandada, han permitido que algunos usuarios insistan en vender productos en infraccin. II) En tal sentido, se ha acreditado en el expediente de medidas cautelares (N 980/08) que algunos oferentes de productos, tales como Deportes Store y Eygllagroup, respecto de los cuales la actora Fecha de firma: 27/05/2014 Firmado por: ANTONIO ROJAS SALINAS , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
haba pedido oportunamente la baja de sus avisos en mayo y junio de
2007 (v. documentacin aportada por la propia demandada en fs. 519/528 y mencin efectuada en el escrito de fs. 571 vta.), han aparecido nuevamente ofreciendo una gran cantidad de productos, como puede verificarse a partir de las constancias obtenidas de internet en fs. 43/5, 134/7, y actas notariales respectivas, las que datan de noviembre de 2007. Dicha circunstancia surge, asimismo, del intercambio de mails que luce en fs. 518/28 y 667/73, acompaados por ambas partes. A partir de lo expuesto cuadra recordar que en dicho expediente y en su marco- la Excma. Cmara valor que la metodologa de lucha contra la piratera marcaria pactada en el citado convenio tuvo resultados insatisfactorios, y que el sistema de notificacin de alerta y baja de producto (que emana de dicho convenio) es insuficiente, en tanto no afecta la actividad del proveedor titular de la cuenta (v. fs. 830 vta. punto 3). Surge adems del antecedente en cuestin, que la demandada, una vez dictada la cautelar, result morosa en su cumplimiento (v. actas notariales de fs.841, 862, 865 y constancias adjuntas, y las de fs. 888/914), hasta que en fs. 919 anunci que se encontraba en condiciones de identificar a los usuarios/oferentes una vez recibida la notificacin de alerta, momento a partir del cual la medida comenz a regir con las limitaciones a que alude la resolucin de fs. 946/7, con remisin a lo anteriormente dispuesto. Por otra parte, ms all de contar con el Programa de Proteccin de la Propiedad Intelectual al cual la empresa accionada invita a adherir (v. fs. 346/9 del Exp. de medidas cautelares y fs. 1280/3 del presente), lo cierto es que las conductas mencionadas no se adecuan a las pautas establecidas en los Trminos y Condiciones de DeRemate.com, en lo que atae al respeto por la propiedad intelectual y cooperacin que dicha demandada anunciaba prestara para la Fecha de firma: 27/05/2014 Firmado por: ANTONIO ROJAS SALINAS , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
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remocin de productos en infraccin o sin licencia (v. fs. 355 de las
medidas, punto 10 2 prrafo. Posteriormente modificado: v. fs. 847/50 del principal). III) Dicho lo anterior, y sin perjuicio de ello, debo sealar que, teniendo en cuenta que por evidentes razones cronolgicas- escapan a nuestra legislacin marcaria las situaciones derivadas de la era de internet, ofrece sus dificultades establecer si la conducta descripta, proveniente de la accionada, implica uso marcario. Sin embargo, lo que s es claro es que DeRemate.com es una plataforma de compras y ventas por internet (v. informe pericial informtico en fs. 1527/30), y que all se reproducen marcas de los productos a comercializarse (v. fs. 1529, respuesta al punto 6). Asimismo, que la accionada obtiene un lucro con su actividad, y ello est expresamente admitido en el responde (v. fs. 1349 penltimo prrafo, 1352 1 prr., 1352 vta. 1 prr.). A tal fin, y con el objeto de potencializar la rentabilidad se ha constatado que la demandada contrat con Yahoo! y Google Inc., los denominados enlaces patrocinados. Ello ha sido corroborado por la pericial contable (v. fs. 1614 vta./1615), donde se describe el objetivo de dicha contratacin. Y si bien Yahoo no pudo dar cuenta de si se utilizaron como keywords las palabras zapatillas nike (v. fs. 1660), s respondi afirmativamente la empresa Google (ver fs. 1645). En ese orden, quisiera traer a colacin algunas de las conclusiones a las que arribara la Excma. Cmara en lo Civil,-si bien en un caso analizado bajo la perspectiva del Derecho del Consumidoren el que seal que Mercado Libre SA (otrora competidor, mas actual adquirente de la aqu demandada, segn surge de la pericial de fs. 1528) no se limita a ofrecer un espacio virtual, sino que especula con las operaciones que se concreten. Describi la operatoria como un negocio complejo que se integra por la cesin de un espacio publicitario clasificado y por la percepcin de comisiones de venta. La Fecha de firma: 27/05/2014 Firmado por: ANTONIO ROJAS SALINAS , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
renta de la demandada depende dijo-, no solamente del espacio
publicitario que ofrece, sino de que la venta se concrete. Por lo tanto afirm-, es equvoco que no lucre como intermediario de la comercializacin de bienes. Finalmente, la defini como un contrato electrnico, y puso de relieve que el hecho de no ser ni propietario ni poseedor de los productos que se comercializan en su espacio virtual no lo exime de responsabilidad (Cfr. CN Civil, Sala K, Claps Enrique Martn y otro c/ Mercado Libre SA s/ daos y perjuicios, del 5/10/12, y sus citas). En este estadio de la cuestin, cuadra recordar la conclusin expuesta por la Excma. Cmara en la resolucin de fs. 830/31 del Exp. N 980/08, en tanto seal que el principio de buena fe y lealtad comercial expone a Deremate.com de Argentina SA que asume el riesgo de la actividad que realiza y que le proporciona beneficio econmico- un elemental deber de diligencia (art. 902 del Cdigo Civil). IV) Lo expuesto a mi entender- no implica colegir que pesa sobre la demandada la obligacin de monitorear permanentemente los contenidos subidos mediante la actividad de terceros, para verificar si se comete alguna infraccin marcaria en desmedro de la actora, pero s que carga sobre ella el deber de obrar con debida diligencia, tanto en orden al cumplimiento del acuerdo suscripto por las partes, como al de como es el caso- las medidas cautelares que le obliguen a actuar de cierto modo. Con ello quiero decir que no se desconoce que, por la dinmica del comercio electrnico, resulta muy dificultoso efectuar un control previo permanente y eficaz por parte de la demandada, a fin de evitar de modo absoluto las infracciones marcarias, adems de que ello podra incluso llevar a bloquear contenidos que no necesariamente las contengan, slo con fines preventivos, y tal no es lo que se pretende
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(v. en tal sentido el punto 5 de la resolucin de fs. 830/31 del Exp. de
medidas cautelares). V) Sin embargo, tampoco se desconoce que, hallndose vigente el acuerdo entre las partes, la demandada fue renuente en dar de baja usuarios reincidentes, pese a los avisos de su contraria (v. fs. 667/73 de las cautelares), y que como sealara ms arriba- se ha demorado en el cumplimiento de la cautelar primigeniamente dictada. Luego, propicio y aqu sealo que no he dejado de tener en consideracin la doctrina que emana del Fallo de la High Court of Justice (England & Wales) en el caso LOreal v. eBay, invocado en autos- verificar la existencia y grado de conocimiento que media en el proveedor de Internet, para evaluar su responsabilidad en la infraccin marcaria. Las conclusiones expuestas me llevan a entender que en el caso- ha mediado responsabilidad de la demandada en el marco del acuerdo celebrado, pues ms all de las sanciones en l previstas, no fue suficientemente diligente para evitar nuevas infracciones, una vez recibidas las seales de la actora. Igual conclusin cabe ante el cumplimiento de la medida cautelar, una vez decretada y notificada. VI) Por tanto, opino que cabe hacer lugar en parte- a lo peticionado en la demanda, como modo de obligar a DeRemate.com de Argentina SA a colaborar ms eficazmente en la lucha contra la piratera, previa actuacin de la interesada, Nike Int. Ltd. En ese sentido, y en sintona con lo ya dispuesto por el Superior cautelarmente, deber la accionada hacer saber a la actora la identificacin completa del usuario/oferente de productos Nike, en circunstancias en que esta ltima efecte una notificacin de alerta en los trminos del acuerdo celebrado entre las partes. VII) Asimismo, y a fin de facilitar el actuar de la actora -en lo que atae a establecer con certeza si median conductas en infraccin a
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sus marcas- mantener un registro de dichos oferentes por el trmino
de un ao desde el momento en que recibiera dicha notificacin. VIII) Establecida la responsabilidad de DeRemate.com de Argentina SA en los trminos descriptos, corresponde tratar la solicitud de indemnizacin de daos y perjuicios. Sobre el particular, ya la actora, en su escrito inicial seala que el monto reclamado es indeterminado y surgir de las pruebas a producirse, especialmente de la pericial contable, debido a que el sistema de la accionada provoca que sea muy dificultoso poder precisar el perjuicio sufrido por la actora, a raz de la operatoria del sitio web (v. fs. 43 vta.). La dificultad que seala, en lo que refiere a la prueba del dao en los casos de infraccin marcaria, es reconocida por la Jurisprudencia, que se ha inclinado por presumir que la infraccin (tomada ella con las particularidades descriptas en este caso) ocasiona, normalmente, daos y perjuicios; extremo que conduce a fijar una reparacin pecuniaria valorando con particular afinacin del juicio- todas y cada una de las circunstancias que especifican el conflicto (Cfr. CN CC Fed. Sala II, causas N 8749/99 y 8804/99 y sus citas). IX) Que, a mi entender, las dificultades aludidas, pese a la expectativa depositada por la parte actora respecto del resultado que pudiera arrojar el informe pericial contable, no pudieron ser superadas por dicha prueba. Ello resulta reconocido por la propia interesada, en el alegato (V. fs. 1743vta./44), donde, adems, efecta una serie de razonamientos en torno a las posibles ventas llevadas a cabo a travs de la demandada, y su repercusin econmica (v. fs. 1744vta./46), las cuales opino- no dejan de ser conjeturales. Dicho lo cual, ante la limitacin probatoria sealada, y en la conviccin de que la demandada debe responder ante la actora por su accionar, me inclino a fijar prudencialmente, y por todo concepto-
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una indemnizacin de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) a
valores actuales. X) En cuanto al pedido de publicacin de la sentencia, entiendo que cabe acceder al pedido formulado, atendiendo a la previsin del art. 34 ltimo prrafo de la ley 22.362, y a las conclusiones a las que en la presente se arribara. Por ello, dispongo que la parte resolutiva de esta sentencia deber ser publicada en el diario ... a costa de la vencida. Por todo lo expuesto, FALLO: 1) Haciendo lugar a la demanda interpuesta por Nike International Ltd, en los trminos que surgen de los considerandos VI y VII. 2) Condenndola al pago en el trmino de diez das- de la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) en concepto de daos y perjuicios. 3) Disponiendo la publicacin de este fallo (Conf. considerando X)). 4) Imponiendo las costas a la vencida (art. 68 del CPCC). 5) Regulando los honorarios en atencin al mrito, extensin, calidad y eficacia de la tarea desarrollada, etapas cumplidas y marcas involucradas- en la suma de pesos setenta y dos mil ($ 72.000) para el Patrocinio Letrado de la actora, de los que corresponden un 16% al Dr. Juan P. Matsubara y un 84% a la Dra. Laura Plavnick; y en la de pesos veintiocho mil ochocientos ($ 28.800) para su Representacin Legal, los que corresponden al Dr. Santiago Ferrer Reyes. Los honorarios del Dr. Jorge Otamendi, letrado apoderado de la demandada, se fijan en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000). Por su actuacin en la audiencia prevista por el art. 360 del CPCC, regulo los honorarios de la Dra. Plavnik en la suma de pesos mil ($ 1.000), y los del Dr. Alberto Villegas en la suma de pesos setecientos ($ 700) (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley de Arancel). Los emolumentos de los Peritos intervinientes,
Ingeniero Informtico
Maximiliano Bendinelli y Contadora Marisa G. Garca teniendo en
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cuenta la debida proporcin que deben guardar con relacin a los
fijados para los restantes profesionales- se regulan en la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) para cada uno. 6) Regstrese, notifquese por Secretara, -para lo cual, vuelvan las actuaciones a su Juzgado y Secretara de origen, junto con las causas requeridas mediante provedo de fs. 1770, as como la individualizada en el provedo de fs. 1764-, y oportunamente, archvese.
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