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industrial
Malcolm Bain
Manuel Gallego
Manuel Martnez Ribas
Judit Rius
P08/M2114/00344
FUOC P08/M2114/00344 Propiedad industrial
ndice
Introduccin............................................................................................... 5
Objetivos....................................................................................................... 6
5. Marcas.................................................................................................... 50
5.1. Concepto, funcin y clases de marca ......................................... 50
5.2. Duracin y objeto ....................................................................... 52
5.3. Adquisicin de las marcas ........................................................... 54
5.4. Cesin y licencias de las marcas ................................................. 56
6. Secretos industriales.......................................................................... 58
7. Conclusiones........................................................................................ 61
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Introduccin
Hemos visto cmo la proteccin bajo el derecho de autor o copyright (la "pro- Trmino propiedad
piedad intelectual") ha sido hasta ahora la figura por excelencia para proteger intelectual
Por todo ello, en esta unidad nos centraremos en las patentes de software y
la polmica que conllevan. Las marcas y los secretos industriales se tratarn
de forma ms breve.
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Objetivos
Este monopolio slo nace desde la solicitud de la patente, claro est, si final-
mente es concedida ante la correspondiente oficina de patentes. Las ideas que
no sean registradas inmediatamente por sus creadores ante una oficina de pa-
tentes no sern protegidas por la ley como patentes, de manera que el inventor
perder su derecho al monopolio.
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sta es una gran diferencia respecto a los derechos de autor y el copyright, los
cuales gozan de proteccin directa y automtica en todo el mundo por el sim-
ple hecho de su creacin, sin que sea necesario registro alguno, si bien, como
ya hemos visto en el mdulo anterior, en algunos casos es conveniente regis-
trar los derechos de autor o el copyright para tener una prueba de la fecha de
la creacin del programa de ordenador.
A cambio de ese derecho y sas son, por as decirlo, las prestaciones del in-
ventor, el Estado divulgalainvencin para enriquecer el patrimonio tecno-
lgico del pas y obliga al inventor a explotarla en unas condiciones determi-
nadas para asegurar que la tecnologa patentada se utiliza realmente.
Calidad
Por otra parte, para evitar proteger invenciones obvias que no impliquen ac-
tividad inventiva alguna y as fomentar la investigacin, se exigen una serie
de requisitoslegales que comentamos a continuacin. Cuanto ms banal sea
la invencin protegida por una patente, ms perjudicial ser para la sociedad
otorgar un monopolio sobre su explotacin. En este supuesto se dara al titu-
lar de la patente un monopolio no justificado. Por ello, es necesario que la
Administracin (la correspondiente oficina de patentes) verifique y valore la
peticin de patente solicitada por el inventor antes de su concesin.
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Monopolio
(1)
Con la expresin saber hacer
La divulgacin de la invencin, aunque debe ser lo suficientemente de- (know-how) nos referimos a todo
conocimiento reservado a ideas,
tallada como para que un experto medio en la materia pueda ejecutarla, productos o procedimientos em-
no implica que se facilite con ello la usurpacin de la patente, pues para presariales (industriales o comer-
ciales) que, por su valor competiti-
explotar la invencin de forma adecuada suele ser preciso, adems, un vo para la empresa, el empresario
desea mantener ocultos.
determinado saber hacer (know-how1) que slo posee el inventor.
Por otra parte, hemos de destacar que la decisin de proteger una invencin
mediante una patente encierra un clculo de costes y beneficios porque, ade-
ms de las contrapartidas mencionadas, obtener una patente tiene un coste
considerable, y una vez obtenida, es preciso el pago de anualidades a la co-
rrespondiente oficina de patentes para mantener vigente el derecho sobre el
registro de dicha patente.
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En Estados Unidos una invencin tiene que ser "novedosa", "no obvia"
y "til". En cambio, en Europa, una invencin tiene que tener "nove-
dad", "altura inventiva" y "aplicacin industrial". La Oficina Europea de
Patentes ha llegado a sustituir el requisito de "aplicacin industrial" en
la medida en que ha entendido que una invencin es una solucin
tcnicaaunproblematcnico.
Requisitos
Para que una invencin sea objeto legal de patente, debe cumplir los requisitos
siguientes, comunes en la mayora de las legislaciones:
Publicacin previa
EE.UU.
Una diferencia importante estriba en que en Estados Unidos no se exige legalmente que
las invenciones tengan aplicacin industrial ni que supongan "contribucin tcnica" o
que tengan un "efecto tcnico", como luego veremos. En este sentido, la jurisprudencia
de Estados Unidos ha llegado a admitir que los mtodos de negocio y las frmulas mate-
mticas pueden ser patentados en la medida en que tengan un resultado til, concreto
y tangible.
Patentes de procedimiento
Hay varios sistemas: simple depsito, depsito con examen formal, un proce-
dimiento general o un sistema de concesin con examen previo (Espaa).
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En principio, una patente "concedida por error" ser nula cuando no cumpla
los requisitos anteriores. Slo un juez podr declarar nula una patente tras in-
terponer el correspondiente recurso ante los tribunales de justicia, y se publi-
car en el correspondiente boletn oficial de patentes para conocimiento for-
mal de todos los ciudadanos.
Resumen
Presentacin de la solicitud
Examen formal preliminar de la solicitud
Clasificacin de la idea en un campo tcnico
Bsqueda de anterioridades
Elaboracin del informe tcnico
Examen de la actividad inventiva
Decisin final (a favor o en contra)
Publicacin (en el boletn de patentes correspondiente)
Oposicin o plazo de alegaciones (por parte de terceros)
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La publicacin de la patente
En Estados Unidos, las patentes slo se publican despus de haber sido concedidas, lo
cual hace que la tramitacin sea rpida (menos de doce meses), dado que durante el
procedimiento de concesin no hay alegaciones u observaciones por parte de terceros.
ste es uno de los sistemas de tramitacin ms perfectos.
Por el contrario, en la Oficina Europea de Patentes (OEP), las solicitudes se publican en
el momento de hacer el informe tcnico, es decir, antes de su concesin por parte de la
Oficina Europea de Patentes, lo cual alarga su publicacin unos dos aos por las alega-
ciones u observaciones de terceros. Ello supone una traba al corto monopolio de las pa-
tentes, pues alarga bastante el procedimiento hasta la concesin final de las mismas. As,
el procedimiento espaol y el europeo son de los ms lentos por su mayor burocracia,
sin que ello aumente necesariamente la calidad del examen tcnico.
Miembros de CEP
Los estados miembros del Convenio son los veintisiete pases siguientes: Alemania, Aus-
tria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Espaa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Fin-
landia, Francia, Grecia, Holanda, Hungra, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo,
Mnaco, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa, Rumania, Suecia, Suiza y Turqua.
1)Eldocumentodepatente
La primera pgina del documento de patente suele ser comn a todos los pa-
ses y en ella deben constar los datos del inventor y el titular, el ttulo de la
invencin, la fecha de "prioridad internacional", la nacionalidad, los datos ad-
ministrativos de la propia oficina de patentes y el resumen de la invencin (en
un mximo de doscientas palabras).
La prioridad internacional
Segn la "prioridad unionista" del Convenio de Pars, el plazo para poder ejercitar la
prioridad internacional, si sta existe, es de doce meses. Sin embargo, segn el Tratado de
Cooperacin de Patentes o Patent Cooperation Treaty, la "prioridad unionista" se ampla
hasta un perodo de veinte meses.
El resumen no tiene ningn valor frente a los tribunales (lo que vale son las
"reivindicaciones", que veremos seguidamente), aunque s con vistas a las ba-
ses de datos tcnicos a escala mundial que recogen todas las invenciones que
se registran en las oficinas de patentes ms importantes.
debe contener las instrucciones suficientes para que una persona experta en el
campo especfico de la invencin pueda reproducirla sin necesidad de ninguna
actividad inventiva adicional.
Ejemplo
2)Lasreivindicaciones
Debido a que lo nico vinculante de una patente en lo que se refiere a lo protegido son las
reivindicaciones, a menudo el ttulo o el resumen de la patente dan una idea equivocada
del espectro de lo protegido por la patente, mucho ms amplia de lo que la reivindicacin
especifica en realidad. De hecho, en la prctica, muchos comentarios periodsticos se
basan en los ttulos y en el resumen, pero no en las reivindicaciones, que son, en realidad,
lo nico vinculante a efectos legales.
Dado que frecuentemente tambin se aaden tasas por hoja adicional, muchas veces se
recurre al sistema de reivindicacionesdependientes (referencias de una reivindicacin a
otra). Por ejemplo, una muy general, seguida de otras que digan "lo mismo que la primera,
caracterizado por..".. Sin embargo, si una se declara nula, la nulidad arrastrar a todas las
que dependan de sta. As, una estructura de reivindicaciones independientes requiere
un texto ms largo (y tasas ms altas), pero permite una mejor defensa procesal ante un
proceso judicial, al seguir en vigor las restantes reivindicaciones.
2.1. Titulares
Al igual que con los derechos de autor, las distintas legislaciones nacionales
establecen una serie de reglas para la legitimacin de extranjeros, de acuerdo
con el Convenio de Pars (por ejemplo, cuando no tengan residencia o esta-
blecimiento industrial o comercial en el pas). En otros casos, tambin se acu-
de a criterios de reciprocidad.
Tambin podrn ser reclamadas por el empresario las invenciones que, duran-
te un ao desde la extincin del contrato laboral, el trabajador realice, sin per-
juicio de los derechos que la ley le reconoce.
La Ley de Patentes espaola establece el derecho del inventor a ser mencionado como tal
en la patente, en los supuestos en los que la titularidad de sta resulte transmitida.
Las patentes suelen tener una duracin legal de veinte aos, si bien algunos
pases prevn la posibilidad de su prrroga en aquellos casos en los que haya
que asumir una cuanta mayor de costes y riesgos. Adems, hay que tener en
cuenta los perjuicios del retraso que supone todo el procedimiento adminis-
trativo hasta la concesin final de la patente.
Agotamiento
c) Cuando el agotamiento se refiere a todo el mundo (es decir, a todos los estados de los
cinco continentes), hablamos de agotamiento internacional.
Autorizacin
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De manera similar a lo que hemos tratado con las obras derivadas en dere-
cho de autor y copyright, cuando la invencin no pueda ser utilizada sin una
patente anterior, la explotacin conjunta necesitar el consentimiento de los
respectivos titulares, a no ser que los mismos hayan obtenido una licencia
forzosa u obligatoria.
Como ocurre en los derechos de autor, slo las prerrogativas del inventor-titu-
lar que tienen naturalezapatrimonial son susceptibles de transmisin. Ade-
ms, la transmisibilidad se acepta en principio no slo para la patente "ya con-
cedida", sino tambin para la patente "en fase de solicitud".
Las patentes suelen poder transmitirse por cualquier medio jurdico. En parti-
cular, la patente espaola puede transmitirse por venta, traspaso, cesin (de
derechos) o aportacin a una industria. La patente espaola tambin puede
constituirse en usufructo, darse en garanta mediante hipoteca mobiliaria, etc.
Carcter negativo
Dado que se habla del "carcter negativo" de las facultades del titular de la patente frente
a terceros, ms que actos de "cesin" o "transmisin" de derechos en las patentes, se dice
que las licencias excluyenallicenciatariodelasprohibicionesdeexplotacin. Con
ello, el licenciatario posee la totalidad o alguna de las facultades que integran el derecho
exclusivo de patente. En este sentido, hay autores que entienden que las licencias no son
una mera tolerancia o una autorizacin (como hemos visto en los derechos de autor),
sino una renuncia a la persecucin por usurpacin de la patente.
Tiposdelicenciasdepatentes
cin, en este caso las patentes son siempre distintas, independientes y super-
puestas. Su explotacin se realiza mediante las licencias cruzadas (cross licen-
sing), que se dan automticamente.
Patente independiente
Por ejemplo, se descubri que la aspirina, adems de sus efectos analgsicos, tena efectos
cardiovasculares. No podran comercializarse la aspirina analgsica y la aspirina cardio-
vascular por separado en el mercado, porque para el consumidor es lo mismo.
c)Untercerodescubraunaideanuevaenunaseleccindelapatentean-
terior. En estos casos, una patente se conceder muy raramente, cuando tenga
suficiente entidad por s misma para poder justificar una licencia cruzada.
Ejemplo
Un ejemplo sera un motor patentado para una oscilacin trmica de entre X e Y grados
centgrados, si alguien descubriera que a Z grados centgrados se puede ahorrar un 75%
de combustible.
El impacto de las patentes "previas" es tal que las grandes firmas sienten cada
vez ms la necesidad de abonarse a las bases de datos internacionales sobre
patentes, para tener acceso a los datos siguientes (por orden de prioridad):
Ejemplo
Por otro lado, los derechos de autor nacen en el mismo momento en el que se
crea la obra sin que se requiera un acto declarativo o ttulo, como es el caso de
las patentes. Si bien hemos visto que existen mecanismos de proteccin para
los derechos de autor (por ejemplo, el depsito notarial o el que se efecta ante
uno de los registros de propiedad intelectual) nicamente para garantizar un
elemento de prueba de la autora, sin que el mero depsito suponga, por lo
general, que el depositante sea el autor. Esto tiene como consecuencia que la
proteccin en los derechos de autor o el copyright es ms dbil, no slo porque
la autora de la obra se puede impugnar con ms facilidad que en el caso de
las patentes, sino por los derechos y las acciones que se conceden al titular.
Aplicacinalsoftware
Hasta los aos setenta, en la medida en que los grandes fabricantes de equipos La aparicin de empresas
informticos (en los que los programas se comercializaban de manera indiso-
La aparicin de empresas de
ciada en el ordenador bundling), queran evitar que el pblico conociera el servicios informticos se vio fa-
invento en su totalidad y se recurra al secretoempresarial y a la imposicin vorecida por el desarrollo tc-
nico, que posibilitaba la utiliza-
de clusulasdeconfidencialidad en la utilizacin de los equipos informti- cin de los programas por dis-
tintos ordenadores.
cos, en especial en lo que al software se refiere.
Razonesparaexcluirlapatentabilidaddelsoftware
Ejemplo
Por otra parte, las ideas que contienen los programas no son siempre, ni nece-
sariamente, "nuevas" condicin fundamental para obtener una patente. Ade-
ms, muy pocos programas de ordenador pasaran la prueba de una "actividad
inventiva suficiente" (segn las estimaciones de la OMPI, tan slo lo hara un
1%).
2)Burocrticos. Para que una invencin pueda ser objeto de una patente, es
necesario obtenerla despus de un procedimiento administrativo, el cual, en
varios pases, suele ser bastante largo hasta el momento de su concesin. La
corta vida prctica del software supone una traba importante para los creado-
res y los titulares del mismo, que slo veran sus productos protegidos al cabo
de un tiempo considerable desde el momento de la solicitud de la patente.
Colapso
Adems, el hecho de que los programas pudieran ser protegidos por patente supona
dificultades de orden prctico para las correspondientes oficinas de patentes y el colapso
de las mismas, puesto que uno de los aspectos que requiere buena parte del trabajo de
estas oficinas es la comprobacin del examen de novedad y de la altura inventiva. Dada
la explosin de la industria informtica, aadir una categora de invencin ms para el
software no era deseable en la medida en que las patentes seran concedidas an mucho
ms tarde.
Ello hizo que los pases europeos adoptaran redacciones similares en sus legis-
laciones nacionales.
"No se considerarn invenciones en el sentido del apartado anterior [en el mismo se de-
fine lo que es objeto de patente], en particular, los planes, reglas y mtodos para el ejer-
cicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades economicocomerciales,
as como los programas de ordenador".
Los pases buscaron una proteccin del software en s mismo, primero en una
proteccin especfica (fallida), y finalmente se decidi por los derechos de au-
tor o copyright, tal como ya hemos comentado en el mdulo 2.
Ejemplo
http://swpat.ffii.org/patents/samples/ep538888/index.en.html
http://eupat.ffii.org/patents/samples/
http://swpat.ffii.org/patents/txt/ep/2003.en.html
Hay quien sostiene que uno de los motivos por los que se conceden patentes de software
rpidamente es que el hecho de aceptar las solicitudes para luego concederlas supone
una buena fuente de ingresos en tasas para la oficina de patentes correspondiente.
PatentabilidaddelsoftwareenEuropa
En Europa, hemos visto que tanto por la va legislativa como por la va juris-
prudencial, los programasdeordenadorensmismos han sido excluidos
del mbito de proteccin de las patentes.
La Ley de Patentes espaola de 1986 establece en su artculo 4.2 c) que "lo dispuesto en el
apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo
solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda
una de ellas".
FUOC P08/M2114/00344 30 Propiedad industrial
Definir la frontera
En realidad, la exclusin europea de la proteccin del software "en s mismo" por la figura
de la patente no es tan sencilla. Precisamente, la cuestin problemtica estriba en dnde
ycmohayquedefinirlafronteradecundoelsoftwareespatentableycundo
no. Es decir, cundo se entiende que el software est implementado en una invencin?
Cundo se est burlando la excepcin para conseguir la patentabilidad de un software
que, en realidad, no forma parte de ninguna invencin patentable, sino que es indepen-
diente de dicha invencin?
Jurisprudencia
Segn el artculo 27 del ADPICS, adoptado por la Organizacin Mundial del Comercio
en 1994, son patentables:
Y se aade que:
"[...] a los efectos del presente artculo, todo miembro podr considerar que las expresio-
nes actividad inventiva y susceptibles de aplicacin industrial son sinnimos respec-
tivamente de las expresiones no evidentes y tiles".
Impacto americano
Ello es, fundamentalmente, por la presin de las grandes empresas informticas de Es-
tados Unidos, que "han colado" muchas patentes de software como programas de orde-
nador aislados y pretenden continuar hacindolo, si bien bajo las garantas del amparo
legal. De las patentes de software que ha concedido la OEP, el 75% pertenecen a empresas
de Estados Unidos, precisamente por el inters y la presin de stas en Europa, amn del
desconocimiento de las empresas europeas para utilizar las patentes como medio para
proteger sus productos (o, en su caso, porque las empresas europeas que s que disponen
de ese conocimiento consideran las patentes complejas, caras y difciles de aplicar para
las pequeas empresas).
One-click
Posicinnacional
Posicinactual
PatentabilidaddelsoftwareenEstadosUnidos
FUOC P08/M2114/00344 33 Propiedad industrial
As resulta del caso "Diamond frente a Diehr" de 1981 en el cual no se buscaba solamente
patentar el algoritmo o frmula matemtica, sino un procedimiento novedoso de vul-
canizacin de caucho sinttico para moldearlo, donde no se pretenda reservarse el uso
de la ecuacin matemtica conocida que se usaba en la patente: la frmula matemtica
"forma parte del proceso completo", el cual es, en realidad, el objeto de la patente.
Esto est ocasionando un terrible caos en la oficina de patentes, que no cuenta con per-
sonal suficientemente cualificado para analizar rpidamente la novedad y la altura in-
ventiva de programas incluidos en ms de cincuenta mil solicitudes por ao. Como re-
sultado de ello, muchos han sostenido que la trivialidad de algunas de las patentes de
software que se conceden en Estados Unidos se debe a la falta de recursos humanos, per-
sonal cualificado y sistemas de bsqueda en las correspondientes oficinas de patentes.
Patentabilidaddelsoftwareenotrospases:JapnyAustralia
El nuevo test que la oficina de patentes australiana adopta para determinar la Ejemplo
patentabilidad de las invenciones relativas al software es el siguiente: verificar
En Australia han sido admi-
si la invencin supone la produccin de un "resultado econmico o comercial tidos como patentables, por
til". Esta postura es incluso mucho ms abierta que la de la OEP, dado que es ejemplo, una imagen mejora-
da con vistas a la distribucin
mucho ms difcil determinar qu clase de invenciones deberan ser excluidas, de programas de ordenador
de grficos y un algoritmo que
pues la mayora de este tipo de invenciones tendr alguna "aplicacin comer- supone una operacin ms efi-
cial". ciente en un ordenador.
Argumentosafavor
Sin entrar en detalles, puesto que el captulo sobre la famosa propuesta se cerr
en julio de 2005, sta se basaba en los siguientes elementos:
Proteccin encubierta
Sin embargo, en las primeras redacciones y enmiendas al texto legal, parece que en rea-
lidad se pretende encubrir una proteccin por la va de la patente, fundamentalmente
por parte de las empresas informticas ms importantes de Estados Unidos, respecto al
programa de ordenador considerado en s mismo, y no como si formara parte de un con-
junto, a fin de ceder a los intereses de las grandes empresas informticas estadounidenses.
El parlamento
Las enmiendas del Parlamento trataron de aclarar las ambigedades al intentar definir
qu eran las "invenciones implementadas en ordenador" y qu era una "invencin tcni-
ca". Asimismo, intentaron defender la "interoperabilidad" para asegurar los "estndares"
y "protocolos" y el acceso a la sociedad de la informacin, defender la "libertad de publi-
FUOC P08/M2114/00344 37 Propiedad industrial
cacin" y evitar que se utilizara el sistema de patentes contra su propia naturaleza para
impedir la difusin de conocimientos y monopolizar medios de expresin, y mantener
todos los requisitos legales de patentabilidad.
En este apartado veremos las ventajas y los inconvenientes que supone prote-
ger el software como patente desde el punto de vista de las grandes empresas
informticas. En el bloque siguiente de esta unidad veremos las ventajas y las
desventajas que supone proteger el software por patentes desde el punto de
vista del software libre.
Ventajas
a) Las patentes protegen las "ideas" que hay detrs del programa de ordena-
dor. De esta forma, se podra impedir que un tercero pudiera crear un progra-
ma similar (aunque lo hiciera con cdigo fuente o algoritmos distintos) si el
programa de ordenador fuera fruto de la misma idea. En este sentido, el mo-
nopolio que ofrece la patente es mucho mayor que el que ofrecen el derecho
de autor y copyright.
Remuneracin
Sin embargo, luego veremos cmo, en el mundo del software, muchas de las
empresas ms importantes dentro de la industria informtica acumulan un
gran nmero de patentes de software a efectos "defensivos". Para ello, concier-
tan la actual prctica de las licencias cruzadas en compensacin de las paten-
tes que incumplen. Al fin y al cabo, conseguir que una patente sea declarada
nula supone tiempo, informacin y dinero que muchos prefieren no tener que
costear, especialmente si tienen unas buenas cartas que jugar.
Barrera de entrada
Para las PYME es muy difcil crear una cartera de patentes con las cuales competir en una
industria dominada por unos pocos protagonistas que poseen derechos sobre miles de
patentes cada uno. Contrariamente a la intencin de un sistema de patentes que preten-
de proteger al pequeo inventor o innovador, se logra aumentar la barrera de entrada
a la industria del software de forma significativa y artificial. Incluso el supuestamente
simple hecho de litigar, para evitar el pago por una demanda injustificada de licencias
por patentes, puede hacer peligrar la existencia a empresas que no tienen los recursos
necesarios para ello, debido al elevado coste que conlleva.
Desventajas
Pero no todo son ventajas; las grandes empresas informticas tambin ven
inconvenientes en que el software sea protegido como patente:
d) Elsoftwareobjetodepatentesloquedarprotegidodentrodelosl-
mites intrnsecos de la propia patente y no podr ser objeto de otros
fines industriales. En cambio, bajo el derecho de autor y copyright, el soft-
ware quedara protegido para cualesquiera finalidades.
FUOC P08/M2114/00344 40 Propiedad industrial
Las patentes de software no son slo una amenaza para la industria del soft-
ware en general por la incertidumbre y la necesidad de entrar en el juego de
las licencias cruzadas, sino especialmente para los desarrolladores de software
libre, por los principios en los que ste se basa. Consideremos con ms detalle
los siguientes puntos:
Interoperabilidad
Para evitar esta contradiccin, hay quien aboga por dar un privilegio de in-
munidad por infraccin de patente al software que conlleve la publicacin de
su cdigo fuente, si bien la explotacin debera quedar condicionada a las li-
mitaciones del titular de la patente y, por lo tanto, sujeta a la correspondiente
licencia.
a) La gran cantidad de patentes que hay en los pases en los que se aceptan
las patentes de software.
Ejemplo
Un ejemplo de esto es lo ocurrido con Unix Compress. El programa fue creado en 1984,
y en 1985 se otorg una patente sobre el algoritmo LZW. Con esto, Unix Compress se
convirti en ilegal de un da para otro hasta que existi una licencia que permita su uso.
FUOC P08/M2114/00344 43 Propiedad industrial
La prctica de usar una base de datos de bsqueda de anterioridades de paten- Web recomendada
tes como medio de informacin dentro del proceso de desarrollo de un pro-
Podis ver "Open sour-
ducto relativo a la informtica no slo no existe, sino que tampoco tendra ce as prior art", en http://
sentido instaurarla por su ineficiencia inherente. A pesar de ello, se habla de developer.osdl.org/dev/prio-
rart/, en colaboracin con la
usar los repositorios de software libre como base de anterioridades, para iden- USPTO.
tificar, si fuera posible, diferentes rutinas y establecer un timestamp (para de-
terminar la fecha de publicacin).
Todo ello afecta al desarrollo del software libre en la medida en que perjudica
la capacidad de innovacin y desarrollo de los profesionales y las empresas de
este sector. Patentar las modificaciones anteriores y las mejoras es abortar la
innovacin.
Ejemplo
Por ejemplo, el estndar GIF puede infringir la patente nmero 4.464.650, relativa al al-
goritmo de compresin LZW, concedida en 1981 por la Oficina de Patentes de Estados
Unidos (USPTO). Imaginemos, por el contrario, que un navegador no pudiera leer archi-
vos en formato GIF, tan utilizados por los usuarios. Un ejempo inverso es el del estndar
para documentos ODF (open document format), que es explcitamente abierto para todos.
Cdigo fuente
Por ejemplo, para el caso de invenciones es necesario proveer planos y diagramas que
expliquen claramente cmo funciona un elemento dentro del sistema que se pretende
patentar. En el caso de software, en la prctica, se agregan solamente descripciones vagas
de lo que se pretende patentar, y es necesario desarrollar el producto para tener un pro-
grama concreto y usable.
Adems, el hecho de que deba justificarse que la patente de software vaya im-
plementada en una invencin mayor requiere unos conocimientos adiciona-
les a los de la mera programacin, lo que supone un ensamblaje complicado
de productos y una tecnologa compleja, es decir, requerir profesionales cua-
lificados.
Ved tambin
Podis ver la web de The Peer to Patent Project: Community Patent Review, http://
dotank.nyls.edu/communitypatent/index.php, una colaboracin entre la comunidad li-
bre, IBM y la USPTO.
10)Tiempos. Por otro lado, tampoco hay que olvidar que algunas de las soli-
citudes de patentes pendientes de concesin son al principio secretas y se pu-
blican posteriormente (en Estados Unidos suelen tardar unos dieciocho me-
ses). Sin embargo, durante ese tiempo, un programador de software libre pue-
de haber desarrollado la misma idea de forma totalmente independiente y ser
demandado por infringir una patente que no conoca, por los efectos retroac-
tivos que tiene la patente (a la fecha de solicitud).
a) Se solicitan patentes solamente con efectos defensivos (es decir, para evitar
que otros titulares los demanden), especialmente para entrar en el juego de
los acuerdos de licencias cruzadas (y lograr compensar sus patentes con las de
otros titulares).
FUOC P08/M2114/00344 46 Propiedad industrial
c) Los titulares slo concedan licencias con la nica condicin de que el li-
cenciado:
Reflexin
Ello supone un gran problema para el software libre porque sera difcil conseguir una
licencia de la patente, ya que las ventas de software libre suelen ser cero, y porque el
software libre no controla el nmero de copias distribuidas (obsrvese que el desarrolla-
dor de software libre no puede saber cuntas copias hay en todo el mundo ni obtiene
beneficios econmicos suficientes como para pagar licencias de uso ilimitado).
Asimismo, las grandes empresas con patentes de software invlidas saben que,
aunque el demandante amenace con que ha descubierto que la idea sobre la
invencin ya exista en el estado de la tcnica anterior a la solicitud de la
patente y que, por tanto, la patente es nula, no tendr dinero para plantear la
nulidad de la patente y acabar condenado en el procedimiento por infraccin
de patente.
FUOC P08/M2114/00344 47 Propiedad industrial
Ejemplo
Vemos, pues, que la actual prctica de conseguir una larga cartera de paten-
tes se justifica, en realidad, en la obtencin de patentes defensivas y acuerdos
de licencias cruzadas, pero no como compensacin a los costes invertidos pa-
ra asegurar la innovacin. Y la guerra no slo incluye a los grandes desarro-
lladores de software (como el gigante Microsoft), sino tambin a los grandes
productores de hardware (como es el caso del gigante IBM, empresa que, con
diferencia, es la que tiene el mayor nmero de patentes concedidas a escala
mundial).
4.3. Impactos
Efectos negativos
Pondra en peligro a los profesionales y a las PYME que no tienen los recursos para
acumular patentes o ir a juicio y representan la mayora de la ocupacin y la inno-
vacin en tecnologas de la informacin en la Unin Europea.
Reaccin
5. Marcas
Ejemplo
Productos: software, como Unix; o hardware como Machintosh, Hewlett Packard, etc.
El monopolio de una marca slo es vlido para los productos y los servicios
que fueron sealados en los documentos de solicitud. Por ejemplo, las clases
ms habituales para el software son la 9 (de "producto") y la 42 (de "servicio").
El convenio de Niza
La verdadera funcin de las marcas es valorar los objetos industriales y las or-
ganizaciones que los producen y distinguirlos de otros similares (capacidad
"distintiva" o diferenciadora de la marca). Precisamente, los consumidores dis-
tinguen los objetos industriales por la funcin identificadora (goodwill) asocia-
da a las organizaciones. Se prohbe, por tanto, el aprovecharse del prestigio
ajeno. La marca no slo tutela a su titular, sino tambin a los consumidores,
y protege el correcto funcionamiento del mercado en general.
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Las marcas pueden ser denominativas (una o varias palabras), grficas (un di-
bujo), letras, cifras o sus combinaciones, mixtas (mezcla de palabras y dibujos),
tridimensionales (la forma de un objeto: por ejemplo, la botella de Coca-Cola
o el mueco Michelin), sonoras (el sonido Nokia de un telfono mvil) o cual-
quier combinacin de las anteriores. Normalmente, las marcas asociadas a un
programa de ordenador sern denominativas, grficas o mixtas, en la medida
en que se visualizan en pantalla.
Al igual que las patentes, y a diferencia de los derechos de autor, las legisla-
ciones suelen establecer que la marca debe registrarse en la oficina de marcas
correspondiente a un territorio determinado para poder reivindicar su propie-
dad, y debe pagarse una serie de tasas administrativas para que pueda tener
efectos en el tiempo.
Por lo que se refiere a los programas de ordenador, las marcas tienen una efi-
cacia limitada. Se emplean sobre todo para los programas de aplicacin desti-
nados a un amplio nmero de usuarios o para sus servicios de programacin.
FUOC P08/M2114/00344 52 Propiedad industrial
Sin embargo, siempre que se haga "de buena fe" y no constituya un "uso a ttulo
de marca", los terceros podrn utilizar en el mercado sin el consentimiento
del titular:
Invertir y fusionar
Una empresa como Red Hat puede ayudarse de su marca para ejercer un monopolio so-
bre el software libre que distribuye. De este modo, dar una garanta de calidad de los
paquetes de distribucin (por ejemplo, que no hay virus o errores en la versin Red Hat,
etc.) y diferenciar las herramientas de instalacin e integracin de componentes y los
servicios de soporte.
Igual que con las patentes y los derechos de autor, en lo que se refiere a las
marcas tambin es aplicable el concepto de agotamiento de derecho para los
productos comercializados en el territorio donde la marca extiende sus efectos.
Es decir, cuando se haya vendido el producto identificado con una marca, el
titular no podr exigir que se le devuelva sobre la base de su monopolio de la
marca, para venderlo una segunda y una tercera vez sin que el producto deje
de estar asociado a la marca.
FUOC P08/M2114/00344 54 Propiedad industrial
En otros pases, en cambio (por ejemplo, en los pases anglosajones), las mar-
cas se adquieren con el uso, y su registro es una mera formalidad con efectos
probatorios y documentales.
Dado que las marcas son territoriales, podemos adquirir distintos ttulos de
marca: marca nacional, solicitud internacional o marca comunitaria.
1)Marcanacional
Cada pas tiene su propia oficina de patentes y marcas (excepto los pases del
Benelux, que tienen una oficina comn para los tres) y es imprescindible tra-
mitar la solicitud de marca separadamente para la proteccin de la marca en
ese pas. Ello requiere el cumplimiento de unos sencillos requisitos formales
y el pago de una tasa administrativa (tasa de solicitud, tasa de concesin, tasa
de renovacin, etc.).
2)Solicitudinternacional
Las tasas dependen de cada pas. Se sumarn tantas tasas como pases desig-
nados. Dicha suma es siempre menor que la correspondiente a las solicitudes
separadas.
3)Marcacomunitaria
Las tasas son mayores que las de una marca nacional, pero menores que las
de la suma de varias de ellas.
Procedimiento
1) Presentacin de la solicitud.
2) Examen preliminar y acuerdo sobre una fecha de presentacin.
3) Examen de las dems formalidades (tasas, clasificacin, prioridad, antigedad, etc.).
4) Bsqueda de anterioridad.
5) Examen de los motivos absolutos de denegacin.
6) Anuncio pblico de la solicitud.
7) Expedicin del ttulo e inscripcin en el registro de las marcas comunitarias.
Al igual que las patentes y los derechos de autor, las marcas pueden ser objeto
de licencia. Las licencias podrn ser:
a) Para la totalidad o para una parte de los productos o los servicios para los
cuales est registrada la marca.
b) Para la totalidad o para una parte del territorio de la marca.
c) Exclusiva o no exclusiva.
Ejemplo
Varios proyectos FOSS, por ejemplo Mozilla, osCommerce, MySQL, publican una "polti-
ca de marca", para ofrecer licencias limitadas relativas a sus marcas sin que sea necesario
solicitar una autorizacin particular. Otros proyectos incluyen pactos relativos a la marca
en la licencia (en la Academic Free License, por ejemplo, o la prohibicin de uso de la
marca "Apache" en la licencia Apache 1.1).
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6. Secretos industriales
Proteccinjurdica
Por la proteccin jurdica del secreto industrial, lo que se quiere impedir es que
esta informacin con valor econmico no sea divulgada por aquellos que la
conocen, por ejemplo, por haber participado en la creacin y la estrategia del
negocio que se hace o se har con el software. Ser contraria a los buenos usos
mercantiles la adquisicin por parte del programador de software libre del co-
nocimiento sobre el secreto por medios ilegtimos o la ilegtima comunicacin
o utilizacin de tal conocimiento, aunque su adquisicin fuere irreprochable.
Los supuestos pueden ser variados: espionaje industrial, aprovechamiento de
tratos precontractuales, adquisicin del secreto por medio de empleados del
titular, etc.
Secretosysoftware
Por otra parte, el software mantenido en secreto puede gozar de tutela penal,
bajo el delito de descubrimiento y revelacin de secretos. Si bien el tipo de
este delito normalmente est dirigido contra el empleado, encargado u obrero
de una fbrica u otro establecimiento industrial que, en perjuicio de su due-
o, descubriere los secretos industriales. Ello supone que el eventual competi-
dor que se beneficia de la revelacin del empleado no recibir sancin penal,
salvo que fuese partcipe en el delito, por lo que su conducta slo podr ser
perseguida por la va de la competencia desleal. Distinto sera el supuesto en
el que competidor adquiriese personalmente el secreto mediante actuaciones
penadas por este delito.
Sin embargo, el que adquiere el secreto con su propio esfuerzo acta correcta-
mente. Y ello porque el titular del secreto no tiene legalmente la exclusiva y,
por lo tanto, no tiene una proteccin erga omnes.
7. Conclusiones